商標使用行為在商標侵權認定中的要件地位及其界定方法在規范意義上已經明確，但在操作層面并非毫無爭議。“功能界定法”雖然抓住了商標使用行為的本質，但在技術和操作上具有抽象性和模糊性，而司法實踐中的行為豐富多樣，究竟如何在個案中判斷是否屬于“發揮商標功能”的行為，成為司法實踐和學術討論中爭議不斷的話題。
商標使用行為首先是一種商業行為，這是判斷商標使用行為的第一步。商業行為是商標侵權行為和不正當競爭行為的共同特征。商標侵權行為本質上是一種試圖轉移他人貿易而獲利的行為，不正當競爭行為則是一種試圖獲取競爭優勢的行為。歐洲法和美國法都將商業行為作為商標侵權的前提要件.如“根據商標指令第5條第1款第1項或者——如果是歐洲商標——根據第40/94號規定第9條第1款第1項，商標所有人有權禁止第三方未經同意使用與注冊商標相同且影響商標功能的標記，如果這種使用發生在商業過程中且使用的相關商品或服務與該注冊商標的商品或服務相同或類似”。③美國《蘭哈姆法》第45條同樣明確規定“商業中的使用(useincommerce)”。
如果使用行為發生在商業活動的背景中，目的在于獲取經濟優勢，則使用相同或近似標記的行為構成商業過程中的使用行為。反之，如果行為目的并非獲取經濟優勢(競爭優勢)，則不可能進入商標法和反不正當競爭法的評價。以搜索引擎在關鍵詞案件中的法律地位為例，“搜索引擎將與商標相同的標記(signs)存儲為關鍵詞且根據這些關鍵詞安排顯示廣告的行為，是為了競爭優勢(economicadvantage)而實施的商業行為”，④因而是一種商業行為。
然而，“商業行為”與“商標使用行為”并非等同概念，否則商標侵權行為與普通不正當競爭行為無異。如何將商標使用行為從廣義的商業使用行為中篩選出來，亦即區分商標使用行為與不正當競爭行為，就是界定商標使用行為的第二步和重點難點所在。本文的基本思路是，通過引入商標法上的技術行為，提出界定商標使用行為第二步的方法，再用這個標準解釋三種類型的案件、回答商標使用行為獨立性的疑問。商標使用行為的界定偏重于實踐理性，問題的產生和標準的提出均源于司法實踐的積累和需要。因此，本文的寫作思路堅持了問題導向，全文以司法實踐中發生的一些案件為索引，嘗試對商標使用行為的界定方法和步驟提出一些新思考，進而謀求理論上的突破，希望對分析、解決這一難題提供嘗試性的視角。
一、“功能界定法”的技術解讀
(一)從“行為特征”說起
前已論及，我國新《商標法》第48條對商標使用行為同時規定了“行為特征”和“功能特征”；我國臺灣地區“商標法”亦同：“將商標用于商品、服務或其有關之對象，或利用平面圖像、數字影音、電子媒體或其他媒介物；足以使相關消費者認識其為商標”。所謂“行為特征”，即必須將商標用于商品等媒介物或商業活動中；所謂“功能特征”，即必須發揮商標識別功能。在商標法的發展過程中，商標使用行為的界定從注重“行為特征”開始向注重“功能特征”轉化“行為特征”逐漸弱化。
早期美國法要求物理標示(physicalaffixation)，即必須在商品、服務或其他媒介物上貼附商標，這是“行為特征”的典范，現代商標法上則不作此要求。“在媒介物上標示商標”是一種最原始和最基本的商標使用行為，它直接表明了該商品或媒介物來源于特定商事主體。由于商業方式的更新，只要任何能夠將標識與商品或服務聯系起來的使用，都構成商標使用行為，體現了“功能特征”的強化。如美國《反不正當競爭法重述》第18條第2句規定：在慣常的商業活動中以如下方式向潛在購買者展示或使潛在購買者知曉的，則構成將標識用作商標、商號、集體商標或證明商標的行為——將標識與使用者的商品、服務或者營業聯系起來，在證明商標的情況下，則將認證的商品或服務聯系起來。
再以一個案件具體說明現代商標法對“行為特征”的放棄以及對“功能特征”的強化。甲收集某知名品牌使用過后的空酒瓶，再填充自制酒精銷售未遂被查扣，如何定性?甲顯然未在空酒瓶上“物理標示”仿冒商標，如果嚴格依照“在媒介物上物理標示”的標準，這種行為應不受《商標法》評價。就廢棄的空酒瓶而言，空瓶商標雖然仍存在，但因無酒商品足供表彰，空瓶商標已經喪失識別商品來源以供選購的主要功能。但是，甲收集該酒瓶并填充自制酒精，使該商標表彰酒商品之功能再現，且足以導致相關消費者混淆誤認，該收集空瓶并填充酒精的利用行為，與將商標用于商品足以使相關消費者認識其為商標之使用行為無異，因而同樣構成商標使用行為。⑤
(二)技術行為的過渡
現代商標法對商標功能的重視，順理成章地推動了“功能界定法”成為判斷商標使用的標準，但沒有為實踐操作層面的判斷提供具體啟示，究竟怎么解釋“用作商標、發揮識別功能”?突破的關鍵是技術行為的引入。正如在著作權法中的技術行為，技術服務提供者的技術行為因具有實質非侵權用途，而不承擔著作權直接侵權責任，但可能因技術服務提供者的過錯而承擔著作權間接侵權責任。商標法中同樣需明確技術服務行為的法律地位，并遵循相同的原理。
技術服務者因提供技術服務而收取相應報酬，這種技術服務行為是一種獲取經濟優勢的商業行為。但技術服務行為本身具有中立性，法律并不因為系屬商業行為而科以不法。技術服務行為的中立性是指在法律(商標法)上的中立，而非經濟上的中立。之所以具有商標法上的中立地位，是因為相對涉案商標而言，技術服務提供者沒有利用涉案商標推銷商業、獲取經濟優勢，但技術服務行為提供者仍可能因主觀非難性、與輔助行為的客觀結合程度承擔共同侵權責任。⑥因此，一旦認定某種行為系技術服務提供行為，則這種行為不構成商標使用行為，該技術服務提供者不承擔商標直接侵權責任，僅視其是否盡到合理的審查義務承擔商標間接侵權責任。
(三)“功能特征”的認定：以商標為媒介推廣自己的商品或服務
在商標使用行為的界定中，所謂“用作商標”、“必須發揮商標來源識別功能”，是指使用人利用商標作為媒介推廣自己的商品或服務，簡言之，使用人利用商標獲利，在商標與使用主體之間建立起一種經濟關聯，這是認定商標使用行為的關鍵;反之，如果一種技術服務行為不會利用商標推廣使用者的商品或服務，沒有利用商標獲利，并未轉移或借用商標的識別作用或商標權人的商譽，則這種行為不構成商標使用行為。
以“運輸假冒注冊商標商品”和“倉儲假冒注冊商標的商品”為例，運輸人或倉儲人對其所運輸的商品不享有所有權，其只是提供接收、運輸、發送、倉儲服務，是一種技術服務，運輸人的這些服務與所涉商標之間沒有關系，所運輸或倉儲的貨物不論是否為名牌，不影響運送費或倉儲費的收取標準，他沒有利用商標來推廣運輸服務，并非在所涉商標意義上提供運輸或倉儲服務。“進出口假冒注冊商標商品”、“銷售假冒注冊商標商品”，則與上述倉儲運輸行為不同，區別點存于是否以所有人身份利用所涉商標來推廣其業務。“進出口(或銷售)假冒注冊商標商品”的行為是以所有人身份實施進出口或銷售行為，是利用商標獲取經濟利益的行為，構成商標意義上的行為。
需要說明的是，進出口假冒注冊商標的商品的行為雖然也是商標使用行為，但現行《商標法》并未將其規定為商標侵權行為。《商標法》修訂過程中，有學者和外商組織建議借鑒《歐盟商標協調指令》第5條第3款，在我國商標侵權行為的類型中增加許諾銷售、進口、出口等行為，立法者并未采納。可見，立法者對商標權的擴張持謹慎態度、對商標侵權的認定采嚴格法定主義。司法實踐中不可類推適用“銷售假冒注冊商標商品”而將進出口行為認定為侵權行為。
商標使用行為是在商標意義上的使用，它常常是指被控侵權人以所有人的身份利用商標作為媒介來推廣自己的商品或服務，這也意味著在所有人的商品或服務與商標之間建立起了經濟關聯，所有人正是利用商標作為媒介來獲取經濟優勢。相反，如果涉案使用行為不具有上述特征，即使被控侵權人的行為也是一種獲取經濟優勢的行為，但所獲取的經濟優勢只是作為其所提供服務的對價，而并非利用商標的結果，則這種行為性質上是一種技術行為和商業行為，而不屬于商標使用行為，行為人并未在商標意義上使用。因此，商標使用行為不僅要求是一種產生“經濟優勢”的行為(商業行為)，而且是一種建立“經濟聯系”的行為。
二、對三類案件的解釋
之所以選擇三種典型的商標侵權案件，是因為筆者發現這些類型案件的判決說理并不充分、理論界至今沒有給出非常令人信服的解釋。不對這些案件中的行為定性說理提供一個新視角，對商標侵權使用行為的認知就會停滯不前。本文的“兩步審查法”正是一種新視角，可以對這些典型案件中的行為作出清晰定性。
(一)關鍵詞商標侵權案件
我國自2006年以來發生了多起關鍵詞商標侵權案件，在這種類型的商標侵權案件中，廣告商和搜索引擎是否該承擔商標直接侵權責任，關鍵在于商標使用行為的認定。筆者通過整理北京、上海和廣州法院審理的多起案件后發現：(1)廣告商應當承擔商標直接侵權責任。A.上海判決中的侵權行為是“網站網頁顯著位置突出使用商標”；B.廣州判決和北京判決中的侵權行為是“選定關鍵詞競價并在網站網頁中使用關鍵詞”。(2)搜索引擎不承擔商標直接侵權責任，因為搜索引擎沒有實施設定關鍵詞的行為。A.上海判決和北京判決均認為，關鍵詞競價服務是一種信息檢索服務；B.廣州判決認為，關鍵詞競價服務是廣告服務。(3)從判決結果看，三個案件的唯一分歧在于搜索引擎的共同侵權責任，三者對搜索引擎注意義務的承擔有不同的意見(即使上海和廣州的判決都認為搜索引擎應當承擔相應的注意義務，但承擔注意義務的根據或理由不同)。
上述法院對(搜索引擎)商標使用行為的否定，是在事實層面(事實上沒有實施或沒有證據證明已經實施)的說理，沒有在法理層面揭示。依筆者之見，在關鍵詞商標侵權案件中，網絡服務提供者提供一種技術服務，內容包括：允許廣告商選擇與商標相同的標記作為關鍵詞、存儲這些標記并基于此顯示客戶的廣告。這種技術服務提供行為相對涉案商標而言具有中立性，因為搜索引擎并未利用涉案商標來推銷自己的搜索服務，因此不構成商標直接侵權。歐盟法院采相同見解“為使用標記創造必要的技術條件以及因為提供這種服務而接受報酬的事實，不意味著提供此種服務的行為構成標記的使用”。
(二)定牌加工案件
我國法院對定牌加工案件的關注已經從混淆可能性轉向商標使用行為，法院通常認為，如果商品不進入流通領域，商標就無法發揮識別功能，沒有發揮識別功能，則并非商標法意義上的使用行為：“商品不進入流通領域，商標只不過是一種裝飾。對外‘貼牌加工’行為，加工方按照委托方的要求，將商標貼附于加工之產品上，就其性質而言，屬于加工行為，不是商標法意義上的商標使用行為。”這一判決實質上將商標使用行為限定在流通領域了。
針對這一判決說理，有兩點疑問：第一，我國《商標法》并未將商標使用行為局限在流通領域，司法實踐卻作出了這種限定，是否具有合理性?第二，加工方的行為究竟是否構成商標使用行為?
1.商標使用行為是否限于流通領域
設想銷售商倉儲了一批假冒商品，在正式將這些假冒商品銷售之前被查獲。由于我國《商標法》第57條第3項僅僅禁止“假冒注冊商標的銷售”，且按照上述意見(未進入流通領域，則不構成商標使用行為)，權利人無權禁止上述倉儲行為。筆者支持這種結論，但不認為商標使用行為僅限于流通領域的行為。
首先，這種觀點難獲比較法的支撐。我國臺灣地區“最高法院”認為倉儲行為構成商標使用行為：“將商標圖樣貼附于商品，如有繼續銷售或意圖供未來銷售之用，雖尚未實際銷售僅堆放于倉庫，則屬為行銷之目的而持有附商標之商品，構成商標使用行為。”《歐盟商標協調指令》第5條第3款第2項與我國臺灣地區的上述見解相同，禁止銷售帶有標記的商品(offeringthegoods)、或者將它們投放于市場或者基于上述目的予以存儲，或者許諾銷售或提供帶有標記的服務。
其次，這種觀點不合邏輯。倉儲行為不是商標使用行為，原因在于其性質上屬于技術服務行為，與有沒有進入流通領域毫無關系。因此，倉儲商不可能構成商標直接侵權，我國《商標法》第57條第6項和《商標法實施條例》第75條將倉儲行為定性為間接侵權行為，具有合理性。至于“有沒有進入流通領域”與“是否發揮識別功能”是兩個層面的討論，“沒有進入流通領域”(一種商品實然狀態)不會影響“是否發揮識別功能”(一種標記的作用)的性質判斷，倉庫中假冒商品上的商標在性質上也是將來“用于識別商品來源”(《商標法》第48條的文句)，按說也應該構成商標使用行為——如果不考慮本文的標準，因此，所引判決理由經不起推敲。
2.加工方的行為不屬于商標使用行為
在定牌加工案件中，加工方所實施的行為也是一種技術服務，加工方沒有利用商標推廣加工服務，商標上的商譽強弱與加工方的加工服務沒有關系，在商標與加工服務之間不存在“經濟關聯”，因而也不構成商標使用行為，加工商不承擔商標直接侵權責任。以歐盟法院審理的紅牛案為例，一審、二審法院均認為，Winters在標有Bullfighter標志的空罐中實施灌裝的行為構成商標侵權。歐盟法院對此持否定意見，為使用標志創造必要的技術條件以及因此項服務而受償，這不意味著提供此項服務的一方使用了標志。本案中的服務提供者根據他人的訂單和指示，在已經標有近似他人商標的空罐上進行灌裝，僅僅實施了產品生產過程中的技術性部分，服務提供者對那些罐頭的外在表見、尤其是上面的標志不存在任何利益，不構成《商標指令》第5條意義上的侵權行為，而僅僅為他人使用商標創造必要技術條件。
(三)假冒木板裝修案
再以司法實踐中爭議較大、認識較為模糊的一則案件為例。在深圳市中級人民法院審理的“偉業”商標案中，酒店的經營者委托他人對酒店進行裝修，原告發現裝修工程中使用的“偉業牌”木板屬于假冒注冊商標的商品，遂對酒店經營者和裝修者提出商標侵權之訴。一審法院和二審法院均認為，侵害注冊商標專用權的行為不包括使用假冒注冊商標商品的行為。從判決理由看，法院采取了一種嚴格法定主義的立場，認為《商標法》第57條第3項僅僅禁止“假冒注冊商標商品的銷售”，而未禁止“假冒注冊商標商品的使用”。該案的審理法官歸納裁判要旨為：“使用假冒他人注冊商標的商品，即使該使用人是公司，也不構成商標侵權。但特殊情形除外”。法官進一步解釋，此案中的使用不同于下列“使用”：肯德基快餐公司分別在餐飲服務和茶具商品上注冊了“肯德基”商標，而某餐飲酒店購買了印有假冒“肯德基”字樣的杯子，并在其提供的餐飲服務中使用，這可能導致消費者誤以為該酒店與肯德基公司有關聯關系，其行為構成商標侵權。
對這個案件討論越多，研究者所產生的疑慮也更多：第一，既然認為《商標法》僅僅禁止“假冒注冊商標的銷售”而不禁止“使用”，為何又違背同一原理創設“除外情形”?第二，肯德基案件與偉業案件的案情相同，為何會作出不同定性、得出不同的裁判結論?筆者認為，偉業案判決并未清晰解釋上述兩個問題，如果采用本文思路進行分析則可得出較為清晰的結論。
裝修商發生了兩個行為：“購買假冒注冊商標商品”以及“利用這些假冒商品提供裝修服務”。前一個行為是消費行為，正如普通消費者購買假冒商品的行為一樣，不受商標法評價。后一個行為是技術服務的提供行為，裝修服務與涉案商標之間沒有任何聯系，沒有利用假冒商標來推銷裝修服務，不構成商標使用行為。肯德基案則稍有不同，酒店也實施了兩個行為：購買假冒杯子和使用假冒杯子提供經營服務。前一個行為性質上也是消費行為，不受商標法評價：但后一個行為并非技術服務提供行為，這一行為是酒店自身的營業行為，是試圖通過“肯德基”商標獲利及攀附后者商譽的行為，是商標使用行為。
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