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案例 企業研發中的專利管理

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  研發中的專利管理應至少包括專利申請的管理、專利實施的管理、專利信息資源利用的管理等。

  目前,大中型技術中心或研發中心已普遍采用項目管理制,以下便結合項目管理闡述企業在研發活動中如何進行專利管理。

  一、專利申請的管理

  (1)新技術立項或新產品立項時,項目組應根據主要技術開發內容及技術創新點來判斷是否屬于專利法所屬的新的技術方案或新的設計,在《項目立項書》列出“專利申報計劃”,其格式如下:

  專利申報計劃:

  發明專利X項,其中1項保護內容為:…;……

  實用新型Y項,其中1項保護內容為:…;……

  外觀設計Z項,其中1項設計要點為:…;……

  專利管理部門(本文所述的專利管理部門均是企業內部的職能部門,而非國家政府相關部門)應根據《項目立項書》中內容進行專利挖掘,審核、調整上述“專利申報計劃”。所述的“專利申報”是指向企業內部的專利管理部門申請的專利報批,引入此概念,主要用來區別向專利局提交的“專利申請”。

  所謂的專利挖掘即站在專利的視角,對紛繁的技術成果進行剖析、拆分、篩選以及合理推測,進而得出各技術創新點和專利申請技術方案。主要目的在于增加專利的擁有量,避免研發成果出現專利保護的漏洞,將專利保護的范圍延伸到所有可能具有專利申請價值的技術點。

  另外,專利挖掘還可幫助企業建立周密的專利保護網。從基礎專利出發梳理出所有的關聯技術點和其對應的外圍專利,為基礎專利建立牢固的保護網,避免給競爭對手留下可乘之機。

  最后,專利挖掘還會對研發起到重要的指導和提示作用。分析出的所有可能存在專利申請素材的創新點,都可以是進一步研發的方向。

  (2)項目進展中,項目組要積極實施前述“專利申報計劃”,向企業專利管理部門提交專利申報,包括計劃創新點的實現與突發專利點的捕捉。另外,隨著對技術的重新認識,需要對立項目的、主要技術開發內容及技術創新點等做出實質調整的,需要重新調整“專利申報計劃”,并交專利管理部門核準。項目進展匯報時,應同時匯報“專利申報計劃”實施進展情況。

  (3)項目驗收時,項目組應完成“專利申報計劃”并提供證明。已經被專利局正式受理的,應列出專利局給出的專利申請號,未被專利局正式受理的,應列出專利管理部門受理專利申報時給出的《專利申報審批登記表》編號。

  二、專利實施的管理

  專利常被戲稱為有錢人玩的游戲。制造或研發性企業花費較大人力、物力申請專利,絕不能將得到的專利束之高閣,應積極進行專利實施,只有專利產品產業化才能為企業帶來真正的經濟效益。另外,收集到的專利實施情況,也可作為專利價值評估的依據,為專利維護、放棄、轉讓或許可提供重要參考。專利實施的管理應包括以下幾個方面:

  (1)從專利申報開始,發明人向企業專利管理部門提交專利申報時,應認真填寫《專利申報審批登記表》,表格中應設有“技術應用情況”項目。該技術用到具體產品的,列出產品型號或系列編號。該技術備用的,要定期向專利管理部門上報實施情況。

  (2)新技術立項或新產品立項時,項目組應根據主要技術開發內容及技術創新點來判斷是否實施企業有效專利申請(授權且維持有效的專利及未結案的專利申請),在《項目立項書》列出“專利實施計劃”,其格式:

  專利實施計劃:

  專利申請號(或企業編號)…,專利名稱…;

  專利申請號(或企業編號)…,專利名稱…;……

  項目調整時,同時調整專利實施計劃。項目驗收時,匯報“專利實施計劃”實際執行情況,專利管理部門審核。

  三、專利信息資源利用的管理

  據WIPO統計,全世界每年發明創造成果的90%至95%體現在專利技術中,在科技創新中充分利用專利信息資源,可以縮短60%的研發時間和節約40%的研發資金。

  因此,研發中應充分利用專利信息。專利信息資源利用應具體落實到項目管理中,并作為項目評審的重要依據。

  新技術立項或新產品立項時,項目組應做出專利文獻檢索,充分理解現有技術和獲知潛在的專利侵權風險,提供專利檢索報告,交專利管理部門審查、備案。并可進一步要求項目組在《項目立項書》中列出專利管理部門給出的《專利文獻檢索登記表》編號。如果具有專利檢索技能的人力資源不足,可以對新項目進行選擇性的要求,如僅要求新技術立項、故意模仿他人產品的新產品立項、采取反向工程或解剖他人產品的項目立項應提供專利檢索報告。

  項目調整或項目進展中,研發人員隨著對技術的重新認識,需要對立項目的、主要技術開發內容及技術創新點等做出實質調整的,需要重新調整專利檢索方案、重新進行專利文獻檢索,或補充專利文獻檢索。

  項目進展匯報時,項目組應同時匯報專利文獻檢索報告中涉及的專利處理情況,如專利規避設計等。

  項目驗收時,項目組應提供最終版的專利文獻檢索報告,并據此做出分析,具體列出該項目進展中所有參考的專利清單、所有規避的專利清單、尚存在侵權風險的專利清單等。

  四、技術性論文發表的管理

  發表論文,是研發人員進行學術交流的主要方式,也是參與職稱、科技項目等評定或獎勵的重要指標。

  然而,在先的技術性論文發表,會導致在后的相關專利申請喪失新穎性或創造性,從而使得專利申請被駁回或專利授權后被無效。另外,論文的發表也可能造成企業商業秘密的公開。因此,企業應認清技術性論文發表的潛在風險,妥善處理專利申請與論文發表的關系、商業秘密(技術秘密和經營秘密)保護與論文發表的關系,既要保證企業自身的知識產權(專利、商業秘密等)利益,又要給予研發人員發表論文的機會。

  企業對技術性論文的發表要施行審批、登記制度。至少應有專利管理部門對欲發表論文進行專利申請的干擾可能性審查,還應有商業秘密保護部門對欲發表論文進行商業秘密的泄露可能性審查。由于企業專利管理部門在審查專利申報時,就會在專利申請文件的充分公開和技術秘密的保護間進行利益平衡,故建議企業的專利管理和商業秘密管理均由專利管理部門負責,從而使企業的知識產權管理工作具有整體統一性。

  在確認欲發表論文不涉及或經修改后不涉及企業技術秘密后,專利管理部門才需對欲發表論文進行專利申請的干擾可能性進行如下審查:

  (1)對于研發人員提出欲發表論文的相關技術已經向專利局申請專利的(已確定專利申請日),專利管理部門核對無誤后,應批準論文可以立即發表。

  (2)對于研發人員提出欲發表論文的相關技術正計劃向企業提交專利申報的,應預計本企業可能獲得的專利申請日(被專利局正式受理專利申請的日期)和論文予以公開的確切日期。在確定論文公開日不早于專利申請日時才能予以批準發表。其中需要注意的是,在沒有證據證明論文具體公開日時,出版物的印刷日應視為專利法意義上的公開日。印刷日只寫明年月或者年份的,以所寫月份的最后一日或者所寫年份的12月31日為公開日。

  (3)對于研發人員提出欲發表論文的相關技術無需或不能申請專利的,專利管理部門核對無誤后應批準論文可以立即發表。、

  五、以上是研發中的專利管理創新,要落到實處的話,專利管理部門還應先完成以下任務:

  (1)展開研發人員的專利知識培訓,使得研發人員具備一定的專利基礎知識,掌握專利文獻檢索、專利信息分析、專利侵權判定、專利規避設計等技能;

  (2)建立企業有效專利申請數據庫,并對研發人員做好宣傳和推廣,使研發人員熟知本企業的所有專利情況。

  (3)健全企業專利管理制度,包括優化專利申報渠道、完善專利獎勵辦法等,使得研發人員能積極、主動地申報專利、實施專利、利用專利信息。

  最后,本文提醒大家,企業不僅要在研發活動中進行專利管理創新,還要把專利管理工作涉及到制造、采購、銷售、進出口、產業規劃等各種活動中。正如管理先進的國外企業往往把知識產權管理部門作為一級職能部門的初衷,只有統籌、協調各個職能部門的參與或配合,才能形成包括專利風險預警、專利侵權信息反饋等在內的完整的企業專利管理體系。

      

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